Die zeichenrechtliche Prägetheorie des BGH im Lichte der europäischen Rechtsprechung

Im Oktober 2005 erließ der EuGH die mit Spannung erwartete Entscheidung THOMSON LIFE1 zur Verwechslungsgefahr bei Mehrwortzeichen. Der Entscheidung lag der in der Literatur unter dem Stichwort „Usurpation“ diskutierte Fall zu Grunde.2 Die Medion AG, die Inhaberin der älteren Marke („LIFE“) war, hatte sich dagegen zur Wehr gesetzt, dass die Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH diese Marke unter Beifügung ihrer eigenen Firmenbezeichnung („THOMSON“) als weiteres Kennzeichenelement verwendete. Der EuGH führte aus, dass bei identischen Waren oder Dienstleistungen eine Verwechslungsgefahr für das Publikum bestehen könne, wenn das streitige Zeichen durch die Aneinanderreihung der Unternehmensbezeichnung eines Dritten zum einen und einer normal kennzeichnungskräftigen eingetragenen Marke zum anderen gebildet werde und letztere in dem zusammengesetzten Zeichen, ohne allein seinen Gesamteindruck zu prägen, eine selbstständig kennzeichnende Stellung behielte.3 Der BGH beurteilt die unmittelbare Verwechslungsgefahr für diejenigen Fälle, in denen zumindest auf einer Seite ein Zeichen beteiligt ist, das aus mehreren Bestandteilen besteht, mittels der zeichenrechtlichen „Prägetheorie“.4 Sie ist ein vom BGH ursprünglich zum Warenzeichengesetz entwickeltes Geflecht von Grundsätzen und Ausnahmefallgruppen, welches in das neue Markenrecht übernommen, zwischenzeitlich jedoch mehrmals inhaltlich und begrifflich verfeinert sowie an die Rechtsprechung des EuGH angepasst wurde.5 Die Prägetheorie trifft folgende Kernaussagen: Der Beurteilung der Ähnlichkeit der kollidierenden Zeichen ist ihr jeweiliger Gesamteindruck zu Grunde zu legen.6 Unter bestimmten Umständen kann aber einem einzelnen Bestandteil eines Zeichens eine besondere, das gesamte Zeichen „prägende“ Kennzeichnungskraft zukommen, so dass bei Übereinstimmung zweier Zeichen in diesem prägenden Bestandteil eine Verwechslungsgefahr der Gesamtzeichen in Betracht kommt.7 Ferner formuliert die Prägetheorie die Voraussetzungen, nach denen einem Bestandteil eine den Gesamteindruck des zusammengesetzten Zeichens prägende Bedeutung zukommt oder abzusprechen ist. Formal betrachtet stellt sich die Prägetheorie als ein System von Rechtssätzen und einer Vielzahl allgemeiner und besonderer Erfahrungssätze dar. Während das Ergebnis der THOMSON LIFE-Entscheidung, nämlich der Schutz der älteren Marke vor Übernahme in ein jüngeres Kombinationszeichen zum Teil ausdrücklich begrüßt wurde8, ist die Bedeutung der Entscheidung für die Prägetheorie des BGH umstritten. Die hierzu vertretenen Meinungen reichen von der Ansicht, die Prägetheorie sei weitestgehend nicht mehr aufrechtzuerhalten9, über die Meinung, die Rechtsprechung des BGH sei lediglich leicht modifiziert worden10, bis hin zu der Auffassung, die Prägetheorie sei keineswegs zu Grabe getragen worden11.